Acórdão 1077897-15.2022.8.26.0100

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DE MARCA – NULIDADE SUPERVENIENTE DE DESENHO INDUSTRIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. Apelação interposta em ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada por MSG Business Comercial Ltda. – EPP contra Giovanni Di Clementi Júnior e Graciette Cayres Di Clementi. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando os réus à abstenção de uso das marcas "FERRADURAS FLEXÍVEIS TAURUS", bem como do desenho industrial DI 30 2021 000439-9; ao pagamento de danos materiais e de danos morais fixados em R$ 10.000,00. Os réus apelam sustentando a nulidade do desenho industrial, declarada pelo INPI, e a consequente inexistência de ato ilícito. II. Questão em discussão. (i) saber se a nulidade do desenho industrial DI 30 2021 000439-9, declarada pelo INPI, afasta a condenação por violação de desenho industrial e seus consectários indenizatórios; (ii) saber se subsiste a responsabilidade do apelante pela violação das marcas "FERRADURAS FLEXÍVEIS TAURUS", independentemente da nulidade do desenho industrial. III. Razões de decidir. A nulidade do desenho industrial, declarada pelo INPI produz efeitos ex tunc (LPI, art. 112, §1º), fulminando o direito de exclusividade desde o depósito. Não subsiste, portanto, ato ilícito ligado à exploração do desenho industrial, devendo ser afastadas a ordem de abstenção e as condenações dela decorrentes. A responsabilidade por violação marcária permanece íntegra. As provas coligidas demonstram a reprodução e uso indevido, pelos réus, das marcas mistas da autora, caracterizando infração marcária e concorrência desleal (LPI, arts. 129, 130 e 195). A nulidade do desenho industrial não interfere nos direitos marcários. Mantém-se a condenação por danos materiais (a liquidar) e danos morais decorrentes da infração marcária, porém o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00, pois a sentença considerou cumulativamente a violação do desenho industrial, cuja nulidade ora reconhecida afasta parte do fundamento que justificava a quantia arbitrada. A apelação da corré Graciette é incognoscível, por deserção (CPC, art. 1.007). Todavia, o resultado favorável ao corréu Giovanni estende-se a ela, por força do art. 1.005 do CPC, ante a identidade de posições e a condenação solidária. IV. Dispositivo e tese. Dispositivo: Recurso parcialmente provido para: (a) excluir da condenação a ordem de abstenção relativa ao desenho industrial DI 30 2021 000439-9 e seus consectários indenizatórios; (b) reduzir o valor dos danos morais, pela infração marcária, para R$ 5.000,00; (c) manter, no mais, a condenação pelos danos materiais e demais efeitos da violação de marca. Tese de julgamento: 1. A nulidade do desenho industrial, declarada pelo INPI, produz efeitos ex tunc (LPI, art. 112, §1º) e afasta a configuração de ato ilícito fundado na exclusividade do desenho; 2. A nulidade do desenho industrial não afeta a tutela do direito marcário, que subsiste de forma autônoma; demonstrado o uso indevido da marca, mantêm-se os danos materiais e morais decorrentes da infração. Legislação citadas: CPC, arts. 1.005, 1.007, 435, §1º, 493; LPI, arts. 95-97, 112, §1º, 129-130, 195, 210. Jurisprudência relevante citada: TJSP, SCRDE, Apel. 1063755-48.2018.8.26.0002, Rel. Des. Grava Brazil, j. 20.08.2024. (TJSP;  Apelação Cível 1077897-15.2022.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 09/06/2026; Data de Registro: 09/06/2026)